Auto de adopción de medidas cautelares en el caso
"nocilla.com"

AUTO

En Oviedo, a 2 de junio de mil novecientos noventa y nueve.

HECHOS

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

1º)Las medidas cautelares solicitadas por B. E. S.A. y que se transcriben en losanteriores hechos de esta resolución, se fundamentan en la demanda, en el artículo 25de la Ley de Competencia Desleal, en relación con los artículos 5, 6, 9, 11, 12 y 18 dela misma ley, así como en los artículos 30 y 36 de la Ley de Marcas. Conforme a dichospreceptos citados en la demanda y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 133y siguientes de la Ley de Patentes, aplicables en materia de marcas por la remisión delartículo 40 de la Ley de Marcas y a tenor de lo dispuesto en el artículo 1428 de laL.E.C., aplicable de acuerdo con los artículos 25.4 de la Ley de Competencia Desleal y125.4 de la Ley de Patentes, para la adopción de medidas cautelares es preciso, concarácter general la concurrencia de dos presupuestos: A) La fundada apariencia debuen derecho en las pretensiones del demandante, valorándose la probabilidad de quedichas pretensiones sean estimables en el proceso principal, valoración que deberáhacerse en este caso teniendo en cuenta la aplicación de los preceptos de la Ley deCompetencia desleal y la ley de Marcas. B) El peligro en la demora de la soluciónjudicial o riesgo de ineficacia futura del fallo de la sentencia que llegue a dictarse, queharía ilusoria la tutela judicial efectiva que establece el artículo 24.1 de la Constitución.

2º)En cuanto al primero de los requisitos, la apariencia de "buen derecho" por parte dela empresa demandante, y que es el que mayores problemas plantea, resulta de losdocumentos aportados con la demanda y de la prueba practicada en lacomparecencia, que existen indicios suficientes para entender que las pretensiones dela demandante pueden ser acogidas en el pleito principal, ya que B. E. S.A. es la titularde la marca NOCILLA, a nivel nacional, comunitario e internacional, y tal denominaciónha sido utilizada por la empresa G. S.L. en Internet, tras conseguir inscribir, suadministrador único D. G. A. Q., el nombre de dominio "nocilla.com", en el registroINTERNIC (Internet Network Information Center) por medio de la empresa NSI (NetworkSolutions Inc) empresa que asigna, entre otros, los nombres de dominio ".com" queson los designados para uso comercial en la Red. El registro del nombre de dominio"nocilla.com" lo efectúa el administrador de la empresa G. S.L. a pesar de conocer elproducto alimenticio NOCILLA y constandole que NOCILLA es una marca registrada,como reconoce dicho administrador en la prueba de confesión judicial, manteniendo lapagina Web en Internet con dicha denominación, aún después del requerimientonotarial hecho por B.E. S.A. al citado D. D. G. A. Q..

3º)El conflicto entre los nombresde dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque es novedosoen España (si bien ya existe al menos un auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 deBilbao de 30 de diciembre de 1997) ya ha sido tratado por la jurisprudencia de otrospaíses donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo y ha sidoestudiado por la doctrina. En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A.Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio",Revista Actualidad Informática Aranzadi nº 29, octubre 1998 y enhttp://www.dominiuris.com), entiende que el registro de un nombre de dominio puedeviolar el derecho de marcas si se registra una marca ajena debidamente inscrita,puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, porponer un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer también unaviolación de los derechos de propiedad intelectual. Este autor, siguiendo la doctrinaestadounidense, enumera los distintos tipos de conflicto que pueden suscitarse con losnombres de dominio, refiriendose a las apropiaciones del nombre de dominio (DomainName Grabbing), supuesto de conflicto que surge cuando alguien, de formaintencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial omarca, para evitar que su propietario se establezca con su nombre en la Red o forzar alpropietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir eldominio registrado. Tales supuestos de apropiación, son señalados por losespecialistas en la materia, como supuestos habituales surgidos desde el momento enque la Red pasa a ser usada con un carácter comercial, convirtiendose el nombre dedominio no solo en una dirección sino en un signo distintivo de las empresas en la Red,que constituye sin duda el mayor escaparate del mundo (Así lo señalan José ManuelOrtecho "Dominios Internet ¿Qué son?", y Enrique Bardales "Conflicto entre losnombres de dominio en Internet y los derechos sobre Marcas" en Revista Electrónicade Derecho Informático, http://www.derecho.org/redi/). El supuesto de hecho objeto delas presentes medidas cautelares, reúne todas las características para considerarlocomo un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que noes mas que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia enmateria de marcas, como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigioy notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlohecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por lajurisprudencia como "deslealtad competitiva" e "indiscutible fraude" (S.T.S. 15 octubre de 1992).

4º) El requisito de la apariencia de "buen derecho" de las pretensiones de lademandante, tiene otro aspecto vinculado en concreto al derecho de marcas y al decompetencia desleal y que se relaciona con el hecho de que la marca NOCILLA y elnombre de dominio "nocilla.com", no compiten en el mismo sector de productos yservicios, la primera es utilizada para distinguir productos alimenticios, el segundo fueusado, (aunque no en la actualidad según el resultado del reconocimiento judicial) paraexhibir pornografía y facilitar enlaces con empresas de este sector. Esta cuestión latrata también Javier A. Maestre en el estudio citado, y siguiendo a Fernández Novoa("Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1990)dice que partiendo de una interpretacióndel artículo 31 en relación con el artículo 12 de la Ley de Marcas, y en concreto deltérmino "asociación" que utiliza este último precepto, considera que para apreciar elriesgo de asociación no es requisito la identidad o similitud de los productos oservicios confrontados. A soluciones similares ha llegado la jurisprudencia de EstadosUnidos, en el caso Panavisión International v. Denis Toeppen, sentencia del JuezPregerson de 5 de noviembre de 1996 de la Corte Federal del Distrito de California,en un supuesto de registro como nombre de dominio de una marca conocida paraposteriormente vender a la empresa titular de la marca el nombre de dominio, y en elcaso Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, resolución del Juez Dwyer de 9 defebrero de 1996 de la Corte del Distrito Oeste de Washington, recaída en un procesosimilar a las medidas cautelares (preliminary injuction) en el que precisamente setrataba de la utilización como nombre de dominio de una marca conocida de productosinfantiles, usandola para una pagina Web de contenido pornográfico. Menoresproblemas plantea la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, en cuanto alsupuesto de productos o servicios que no compitan en el mercado, pues así no solo sededuce de los artículos 2 y 3 de dicha Ley, sino que se refleja claramente en elpreámbulo de la Ley, cuando dice que el derecho de competencia desleal "deja deconcebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictosentre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control delas conductas en el mercado", resaltando como significativo a este respecto el artículo5 de la Ley. En consecuencia la conducta de la entidad demandada podría encajartanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrarioa la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos deconfusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de lareputación ajena).

5º) El requisito del peligro en la demora o el riesgo de ineficacia futura del fallo de lasentencia que en su momento se dicte, plantea bastantes menos problemas, pues sicon carácter general, el retraso en la solución judicial del litigio, suele justificardeterminadas medidas cautelares, en los supuestos de violación del derecho demarcas o en supuestos de competencia desleal, aparece con una mayor justificación.Así, Rodríguez San Vicente ("Medidas cautelares en competencia desleal", Cuadernosde Derecho Judicial nº XVII, 1997), opina que en materia de competencia desleal, lasola pendencia actual o futura del proceso principal es por si misma relevante paragenerar el riesgo que justifique la medida, sin necesidad de circunstancias adicionales.Tampoco es un obstáculo para la adopción de las medidas cautelares, en este caso, elhecho de que actualmente la página web cuyo nombre de dominio es "nocilla.com",aparezca sin contenido, se halle "en construcción", como pudo apreciarse en la pruebade reconocimiento judicial, pues de no adoptarse las medidas solicitadas, lademandada, que sigue teniendo la titularidad de dicho nombre de dominio, podríareactivar la página, volviendo a establecer un contenido sexual y enlaces pornográficos,utilizando el nombre de un producto que como es notorio está dirigido al público infantil,o en todo caso podría seguir utilizando, con cualquier otra finalidad, una marca quepertenece a la demandante. Incluso el cierre definitivo de la página, voluntariamentepor el titular del nombre del dominio, antes de la presentación de la demanda demedidas urgentes contra el mismo, no ha sido motivo para denegar la adopción demedidas, en la jurisprudencia de otros países, como en la reciente resolución de 3 demayo de 1999 del Tribunal de Gran Instancia de Paris, recaída en el caso RATP, (dicharesolución puede encontrarse en http://legalis.net).

6º) En cuanto a la alegada falta de legitimación pasiva de la demandada al manifestaren la comparecencia que el titular del nombre de dominio "nocilla.com" es A. Mc L. condomicilio en Kiev (Ucrania), cliente de la empresa G. S.L., empresa que se ha limitadoa tramitarle dicho nombre de dominio, tal alegación no puede acogerse y no es masque una maniobra de la demandada que ha actuado con mala fe en este procesocautelar, pues consiguió que se suspendiera la comparecencia señalada en sumomento alegando enfermedad del letrado de dicha parte, aportando un certificadomédico que si bien recogía que ya estaba dado de alta, se accedió a la suspensión,mostrandose de acuerdo ambas partes en señalar nueva comparecencia una semanadespués, concediendo a la demandada ademas, dicho plazo para formularalegaciones, a pesar de lo cual en la nueva comparecencia, no se presentó el letrado,intentando la parte una nueva suspensión presentando para ello, los mismosdocumentos sobre la enfermedad del letrado que ya se habían presentado en lacomparecencia anterior, comprobandose por la prueba de reconocimiento judicial ypor la aportación de documentos por la demandada, que ésta había aprovechado lasuspensión de la comparecencia para modificar el contenido de la página web y paraque ahora apareciera como titular, junto a G. S.L. el tal A. Mc L. con un apartado decorreos de Kiev, figurando el registro de la citada página el 21 de mayo, fecha en laque también figura una imposición del citado Alexander de 17.400 ptas. en la cuentade G. S.L. Tales fechas son posteriores a la de la primera comparecencia. La conductade la demandada, hace dudar incluso de la existencia real de tal persona, por lo quedebe rechazarse la alegada falta de legitimación pasiva que en todo caso esrechazable, tanto porque el registro "nocilla.com" sigue figurando a nombre de G. S.L.como por el hecho de que aun cuando fuera cierto que dicha empresa tramitó elnombre de dominio para un cliente, aun en ese hipotético y poco creíble caso,igualmente estaría legitimada pasivamente la demandada, al menos conforme alartículo 25.4 de la ley de Competencia desleal que legitima para dirigirse no solocontra los que hubieran realizado u ordenado el acto de competencia desleal, sinotambién a los que hubieran cooperado a su realización.

7º)Dado el carácter de "numerus apertus" del sistema de medidas cautelares reguladotanto por el artículo 1428 de la L.E.C ("las medidas que... sean necesarias paraasegurar la efectividad de la sentencia que en el juicio recaiga"), como por el artículo134 de la Ley de Patentes ("las que aseguren debidamente la completa efectividad deleventual fallo que en su día recaiga"), o como por el artículo 25 de la Ley deCompetencia Desleal ("las que resulten pertinentes"), deben considerarse pertinentesy necesarias para asegurar el fallo que en su día recaiga, las solicitadas por la entidadB.E. S.A. en la demanda, consistentes en la prohibición a la demandada del uso encualquier forma de la denominación NOCILLA y del uso del nombre de dominio"nocilla.com", así como el apercibimiento y multa coercitiva diaria, ya que de noadoptarse tales medidas, lo que permitiría a la demandada seguir usando ladenominación NOCILLA, la sentencia firme que en su día recayera sería muy pocoeficaz y el daño a la empresa demandante difícilmente reparable. Asimismo tambiénson adecuadas las medidas que la demandante amplió en la comparecencia,ampliación justificada por la actitud de la demandada, que aprovechó la suspensión dela primera comparecencia, para tratar de eludir las medidas solicitadas en lademanda. Tales medidas consistentes en el embargo y deposito del nombre dedominio litigioso y la prohibición de efectuar cualquier otro cambio en el mencionadodominio, deben adoptarse, si bien no parece necesario nombrar depositario a untercero del nombre de dominio, pues resulta suficiente embargar dicho nombremediante comunicación a la NSI, entidad que asigna dichos nombres.

8º) La estimación de la demanda de medidas cautelares debe llevar ademas lacondena de la demandada al pago de las costas, debido a la mala fe con que haactuado en el presente incidente, según se hace constar en el razonamiento jurídicosexto de esta resolución. Vistos los artículos citados y demás disposiciones normativas de general y pertinenteaplicación.

PARTE DISPOSITIVA