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Centro
de Arbitraje y Mediación de la OMPI
DECISIÓN
DEL PANEL ADMINISTRATIVO
BANKINTER,
S.A. v. Daniel Monclús Pérez
Caso
Nº D2000-0483
1.
Las partes
Demandante:
BANKINTER, S.A., con domicilio social en Paseo de la Castellana,
29 - 28046 Madrid - España.
El
representante autorizado para el procedimiento administrativo es
Dª Assumpta Zorraquino, Landwell abogados, Avda. Diagonal, 640,
08017 Barcelona.
Demandado:
D. Daniel Monclús Pérez, de nacionalidad española,
con domicilio en c/ San Bernardo, 40, 1º 1 - 28015 Madrid.
2.
El Nombre de Dominio y el Registro
La
demanda tiene como objeto el nombre de dominio BANKINTER.NET.
La
entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions,
Inc..
3.
Iter procedimental
Una
demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución
de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo
denominada "Política Uniforme", según fue adoptada
por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento
igualmente adoptado por ICANN para esa Política Uniforme,
en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada por correo electrónico
al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo
"El Centro de Arbitraje", el día 23 de mayo de 2000, habiendo
sido recibida en papel el día 25 de mayo.
Una
copia de la demanda fue enviada por correo electrónico con
fecha 16 junio de 2000 al demandado, quien contestó a la
demanda con fecha 7 de julio de 2000 por correo electrónico,
recibiéndose la copia en papel con fecha 12 de julio.
Con
fecha 19 de julio de 2000, de acuerdo con la petición de
ambas partes de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto
de un sólo miembro, la OMPI designó a D. Alberto Bercovitz
Rodríguez-Cano como panelista único, haciéndole
llegar copia completa de la documentación.
4.
Antecedentes de hecho
La
demandante es la Compañía mercantil BANKINTER, S.A.,
entidad financiera que opera desde 1965 en el ramo de la banca en
España. En la actualidad es una entidad financiera de primer
orden en el mercado español, por lo que la marca BANKINTER
debe considerarse renombrada en España.
Esa
entidad es titular registral de marcas en España consistentes
en la denominación "BANKINTER", en al menos treinta y siete
Clases del Nomenclátor Internacional, así como de
varias marcas comunitarias con esta misma denominación, y
también de varias marcas "BANKINTERNET". En su escrito de
demanda aporta copias de los respectivos títulos de concesión.
La
demandada es una persona física, D. Daniel Monclús
Pérez, de nacionalidad española.
El
demandado registró a su nombre el Nombre de dominio bankinter.net
a través de la entidad de registro Network Solutions, Inc.,
cuya dirección en Internet es www.networksolutions.com.
5.
Pretensiones de las partes
A.
Demandante
La
demandante afirma:
-
que el nombre de dominio registrado por el Demandado "bankinter.net"
es idéntico a varios signos distintivos BANKINTER de su titularidad
y muy anteriores en el tiempo, como su nombre comercial (1965),
su denominación social, su rótulo de establecimiento
(1989), así como innumerables marcas con la denominación
BANKINTER, en treinta y siete Clases del Nomenclátor Internacional,
las primera de ellas solicitada en 1969 y concedida en 1975, y varias
marcas comunitarias (1996) con esa misma denominación.
-
que la denominación BANKINTER se ha utilizado siempre por
BANKINTER en sus campañas publicitarias, y en la identificación
de los productos y servicios que comercializa desde la fecha de
su constitución. Y coincide asimismo con la denominación
social de la compañía, constituida en Madrid (España),
denominación que ha sido utilizada siempre para identificar
sus servicios, habiendo alcanzado un notable conocimiento y un gran
prestigio en el mercado nacional e internacional, en los que siempre
se la ha identificado como sociedad que ofrece todo tipo de servicios
financieros, y que sobre todo ha adquirido un posicionamiento importantísimo
en el nuevo mercado constituido por Internet.
-
que en virtud de lo dispuesto en la Ley de Marcas y en el caso Banesto
el uso por parte del demandado del nombre Bankinter en la
red constituye una práctica contraria a la buena fe, que
constituye imitación y en definitiva un uso ilegítimo
de marca ajena.
-
que el nombre de BANKINTER.NET es idéntico a las marcas españolas
BANKINTERNET, correspondientes a las clases 9, 16, 35, 36, 38, 41
y 42 del Nomenclátor Internacional, solicitadas el 29 de
febrero de 1996 y concedidas las dos primeras en fecha 7 de octubre
de 1996 y las restantes en fecha de 20 de enero de 1997. Tras la
exitosa utilización de BANKINTERNET como marca identificadora
de BANKINTER, S.A. en el nuevo canal Internet, se decidió
a constituir una empresa, filial de BANKINTER, S.A., que se denomina
Bankinternet, S.A. y a través de la cuál se ofrezcen
los servicios que se venían identificando con la marca BANKINTERNET.
-
que el demandado no tiene derechos ni intereses legítmos
sobre el nombre bankinter.net, puesto que BANKINTER es una
marca conocida en el mercado desde su constitución el 4 de
junio de 1965, siendo ya una marca notoria y de gran prestigio en
el momento en que el demandado registró el nombre de dominio
BANKINTER.NET. Y que debe tenerse en cuenta que el mero registro
no establece derechos ni legítimos intereses a favor del
titular de un nombre de dominio.
-
que el nombre de dominio objeto de la presente demanda ha sido registro
de mala fe, con la única finalidad de desprestigiar a la
compañía BANKINTER, y obtener un beneficio económico,
tratando de invitar al demandante a realizar una oferta económica
al demandado a cambio del nombre de dominio BANKINTER.NET.
-
que del hecho de que el demandado esté domiciliado en la
calle San Bernardo, 40, sita en el término municipal de Madrid,
puede inferirse que era conocedor de la notoriedad de la marca BANKINTER
al contratar el registro. Al ser BANKINTER una marca especialmente
notoria que ofrece sus servicios en el ámbito geográfico
en el que está domiciliado el demandado, debe apreciarse
mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio BANKINTER.NET.
-
que desde la fecha de creación del dominio, el 30 de junio
de 1997, el demandado únicamente ha puesto contenido en la
página principal y no ha iniciado en la fecha ofrecimiento
de servicio alguno en tal sede web. En este sentido, dos años
de inactividad son más que suficientes para probar la mala
fe en el uso del demandado.
-
que BANKINTER, S.A. opera también como proveedor de servicios
de Internet, por lo que para BANKINTER tiene gran importancia el
disponer del dominio de primer nivel .net, que es el que
aparentemente pretende ofrecer el demandado, y que con ese registro
impide al demandante utilizarlo.
-
que el hecho de que el demandado incluya en su página web
links o enlaces o los principales competidores de BANKINTER, S.A.
demuestra, como se señaló en el caso Easyjet, una
voluntad de perjudicar el negocio de la demandante.
-
que, en vista de que concurren todos los requisitos (nombre idéntico
a sus marcas, ausencia de derecho o interés legítimo
por el demandado, y registro y uso de mala fe por éste último),
solicita sea acordada la transferencia a su favor del nombre de
dominio.
B.Demandado
El
demandado ha contestado a las alegaciones de la demandante señalando:
-
que la demanda no puede aceptarse por falta de acreditación
del título de representación de la demandante.
-
que el sometimiento a arbitraje es voluntario según la ley
española, no habiendo consentido el demandado en este caso.
-
que en este caso no existe un supuesto de registro abusivo, por
no haberse registrado ni usado el nombre de dominio de mala fe.
-
que los dominios de Internet no son marcas, por lo que el titular
de una marca prioritaria no tiene por ese hecho el derecho exclusivo
sobre un nombre de dominio.
-
que desconocía el registro de las marcas españolas
"BANKINTER" de la demandante anteriores al registro de su nombre
de dominio. Y la demandante no se dedicaba entonces al ámbito
de Internet.
-
que "Bankinter" es un nombre genérico en inglés, y
además acorde con los productos y servicios por él
ofrecidos.
-
que posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre
de dominio "bankinter.net", por cuanto viene realizando preparativos
demostrables para utilizarlo en relación con una oferta de
buena fe de productos o servicios. En concreto, alega que hace un
uso legítimo y leal, "no comercial", del nombre de
dominio, "ofreciendo en la página una oferta propia de
servicios (información comparativa entre bancos)".
-
que no existe registro ni uso del nombre de mala fe, por cuanto
nunca ha puesto a la venta el dominio "bankinter.net"; porque
el nombre no fue registrado para impedir que el demandante use sus
marcas o denominación social en un nombre de dominio correspondiente;
porque no compite con la demandante por ser los servicios por él
ofrecidos de naturaleza distinta, y por ello no puede haber confusión;
y porque no registró la página con ánimo de
lucro, como lo demuestra el hecho de que cuando él solicitó
el nombre de dominio "bankinter.net" renunció a registrar
"bankinter.com", que en aquél momento estaba también
libre; y también se demuestra porque en aquel momento BANKINTER
no era proveedora de servicios de Internet.
-
que al no haber solicitado el nombre de dominio .com se pone
de manifiesto que no pretendía obtener ningún beneficio
de la explotación.
6.
Debate y conclusiones
Reglas
aplicables
El
apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión
de la demanda sobre la base de:
-
las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
-
lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento",
y
-
de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el
panel considere aplicables.
Teniendo
en cuenta la común nacionalidad y domicilio españoles
de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las
reglas de la política uniforme, las leyes y principios del
Derecho nacional español.
Examen
de las excepciones preliminares planteadas por la parte demandada
La
parte demandada alega en primer término dos excepciones preliminares:
falta de representación de la demandante e imposibilidad
del procedimiento de arbitraje según las leyes españolas.
No
puede aceptarse la falta de representación de la demandante,
por cuanto esa representación no puede juzgarse con criterios
excesivamente formalistas. No cabe dudar de que un abogado que ejercita
una acción en nombre de un cliente está actuando de
forma correcta, salvo que se pruebe lo contrario.
Además
la extensa documentación acompañada a la demanda es
prueba sobrada de que Dª Assumpta Zorraquino actúa siguiendo
instrucciones de su cliente BANKINTER, S.A. En efecto, se acompañan
numerosas certificaciones de la Oficina Española de Patentes
y Marcas solicitadas por un Agente de la Propiedad Industrial en
representación de BANKINTER, y lo mismo ocurre con los títulos
de concesión de las marcas comunitarias. Se acompañan
también acuerdos del Consejo de la Comisión de las
Telecomunicaciones concediendo una autorización a la entidad
E-BANKINTER, S.A. y del Consejo de Administración de BANKINTER
solicitando la autorización de un nuevo Banco, así
como la autorización otorgada por Orden Ministerial del Ministerio
de Economía y Hacienda para la creación del Banco
BANKINTERNET, S.A. E igualmente se aporta un acta notarial en la
que comparece Dª Verónica Palau Hunziker en nombre de BANKINTER,
S.A.
Es
inimaginable que toda esa documentación hubiera podido ser
aportada si la abogada que firma la demanda no actuara realmente
en representación de BANKINTER, S.A.
Por
lo que se refiere a la imposibilidad del presente procedimiento
como procedimiento de arbitraje es igualmente rechazable.
En
primer lugar porque según pone de manifiesto la propia "portada
de transmisión de la demanda", al registrar su nombre de
dominio se acepta someterse al procedimiento administrativo que
ahora tiene lugar. Pero es que además, el presente procedimiento
no constituye un arbitraje en sentido estricto. En el arbitraje,
el laudo pone fin con caracter definitivo a la controversia entre
las partes, y los jueces y tribunales no pueden conocer de las cuestiones
litigiosas sometidas a arbitraje (Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
de Arbitraje, art. 11.1). Sin embargo, según se establece
en la Política Uniforme de ICANN, en el art. 4.k, el presente
procedimiento no impide a ninguna de las partes someter la disputa
a un Tribunal competente, incluso después de haber terminado
el presente procedimiento. Es, pues, evidente que no estamos ante
un arbitraje en sentido estricto, como también es cierto
que al solicitar el nombre de dominio el demandado se obligó
a someterse al procedimiento establecido en la Política Uniforme
de ICANN.
Procede,
por tanto, rechazar las dos excepciones preliminares opuestas por
el demandado.
Examen
de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en
el apartado 4.a) de la política uniforme.
Estos
son:
-
que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico,
u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca
de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga
derechos,
-
que el demandado carezca de derechos o interés legítimo
en relación con el nombre de dominio, y
-
que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
Identidad
o semejanza entre el nombre de dominio y la marca.
La
demandante ha demostrado que es titular de las marcas BANKINTER
y BANKINTERNET que están inscritas y que además gozan
de renombre en el mercado español.
Es
evidente que entre el nombre de dominio BANKINTER.NET y las marcas
"BANKINTER" y "BANKINTERNET" hay no sólo una semejanza que
induce a confusión, sino que realmente existe identidad entre
ambas denominaciones.
Por
otra parte la comparación según establece el artículo
4.a (i) de la Política Uniforme debe hacerse entre el nombre
de dominio y la marca, sin que sea necesario y procedente incluir
en la comparación los productos o servicios para los que
la marca está concedida. Y en este caso es evidente que las
marcas, tal como están concedidas, protegen las denominaciones
"BANKINTER" y "BANKINTERNET".
Posible
existencia de derechos o intereses legítimos por parte del
demandado titular del nombre de dominio.
El
demandado alega que viene realizando preparativos demostrables para
utilizar el nombre de dominio en relación con una oferta
de buena fe de productos o servicios, concretamente consistentes
en comparación de productos y servicios ofrecidos por las
diferentes entidades bancarias españolas, y que además
no tiene ánimo de lucro, puesto que por ello solicitó
el nombre de dominio .net y no el nombre de dominio .com.
Pero
lo cierto es que en la página web identificada con el nombre
de dominio aparece simplemente que la página está
en construcción, junto a los logotipos de una serie de entidades
bancarias. Es decir, que el demandado en más de tres años
(desde el 30 de enero de 1997) no ha ofrecido ninguno de los servicios
que menciona. Por otra parte, no ofrece absolutamente ningún
dato que permita acreditar, lo cual sería muy fácil,
los intereses profesionales o de otro tipo que justificarían
el hecho de haber solicitado el nombre de dominio. Nada se dice
en la contestación a la demanda que permita pensar que el
demandado tiene algún interés legítimo en ofrecer
determinados servicios, que hasta ahora no ha ofrecido, con el nombre
de dominio BANKINTER.NET.
Posible
existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.
Como
punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca BANKINTER
es renombrada en el mercado español, esto es, conocida con
carácter general por el gran público. Por consiguiente,
hay una base sólida para considerar que el demandado, que
vive en Madrid, tenía perfecto conocimiento de la existencia
de la marca y de su renombre al inscribir su nombre de dominio.
Siendo esto así, y faltando todo interés legítimo
para esa registro, no parece dudoso que el registro del nombre de
dominio se hizo con mala fe
Hay
que plantearse además si también ha existido un uso
de mala fe.
Lo
primero que hay que hacer notar en esta materia es que si bien la
Política Uniforme establece distintos requisitos para el
sometimiento a un procedimiento administrativo obligatorio, no puede
considerarse que esos requisitos sean tan independientes que no
tengan una relación importante entre ellos. Desde este punto
de vista no parece dudoso que cuando alguien ha registrado un nombre
de dominio de mala fe y sin interés legítimo, es difícilmente
imaginable que pueda usar de buena fe el nombre de dominio que ha
registrado. Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado
un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo,
lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución
distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa
de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de
mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía
en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima,
a los derechos de un tercero.
La
independencia de los requisitos del registro y del uso de mala fe
podrían darse en otros supuestos. Piénsese, por ejemplo,
en quien ha registrado de buena fe y posteriormente pasa a hacer
un uso de mala fe del nombre de dominio; o el supuesto en el que
aún cuando el registro se hizo de mala fe, después
de haber transferido a un tercero de buena fe que usa el nombre
de dominio de buena fe y atendiendo a intereses legítimos.
Aplicando
estos criterios el caso que nos ocupa es por lo tanto indudable
que hay que considerar que el demandado está haciendo un
uso de mala fe del nombre de dominio que ha registrado, porque lo
ha registrado de mala fe y sin ningún interés legítimo
que justifique ni el registro ni nigún uso previsible.
Alega
el demandado que la denominación BANKINTER es genérica
y hace referencia a las relaciones entre bancos, por lo que se adapta
perfectamente al servicio que pretende proporcionar en su página
WEB comparando las condiciones ofrecidas por las distintas entidades
de crédito.
Pero
no es cierto que la denominación BANKINTER sea genérica.
Basta considerar que está protegida como marca y precisamente
la Ley de Marcas de 1988 prohíbe registrar las marcas genéricas
(art. 11.1). Y sin embargo, la marca BANKINTER ha sido concedida
tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por
la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Además,
la expresión genérica sería en todo caso "interbancario"
o alguna similar.
Cabe
añadir que precisamente el carácter renombrado de
la marca BANKINTER refuerza su carácter distintivo.
Por
otra parte, es obvio que desde hace tres años en que se concedió
el nombre de dominio BANKINTER éste no está siendo
utilizado para ofrecer ningún tipo de servicios, tampoco
los que según el propio demandado, él se habría
propuesto ofrecer.
De
hecho cabe afirmar que el demandado lleva tres años sin hacer
uso del nombre de dominio para ofrecer ningún tipo de servicios
propios. En definitiva parece claro que su actuación, que
no está justificada por ningún interés legítimo,
equivale a mantener el nombre de dominio para impedir el registro
del mismo a favor del titular de la marca.
Se
dice también por el demandado que el logotipo utilizado en
la página web es distinto al utilizado habitualmente por
BANKINTER. Pero ese dato no tiene relevancia, por cuanto la búsqueda
por Internet no se realiza en función de los logotipos, el
nombre de dominio no se vincula a ningún logotipo determinado,
y tampoco cabe esperar que quien visita la página web de
ninguna relevancia a ese dato. Entre otras cosas, porque a menudo
los logotipos de las distintas entidades cambian según el
medio en que actúan. Y además, tampoco cabe aceptar
que se utilice como nombre de dominio la denominación y marca
renombradas de una entidad de crédito, para hacer publicidad
en la página web de otras entidades de crédito competidoras.
Parece evidente que esa actuación es de notoria mala fe.
7.
Decisión
En
base a toda la la fundamentación anteriormente expuesta el
Panel resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo
4 de la Política Uniforme que concurren los tres elementos
contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel
Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio "bankinter.net"
sea transferido a la demandante.
Alberto
Bercovitz
Panelista
Unico
14 de
agosto de 2000
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